打印耗材行業(yè)典型337調(diào)查案回顧及展望
本文摘自《國產(chǎn)耗材行業(yè)40周年紀(jì)念刊》
作者：段淑華 王銳 珠海智專專利商標(biāo)代理有限公司
段淑華女士自1991年從事知識產(chǎn)權(quán)工作至今，具有豐富的企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)工作經(jīng)驗(yàn)，曾在中國揚(yáng)子集團(tuán)、中興通訊及天威集團(tuán)從事IP管理工作，對企業(yè)IP管理、出口產(chǎn)品專利風(fēng)險(xiǎn)評估、涉外知識產(chǎn)權(quán)糾紛預(yù)警等，尤其在如何應(yīng)對美國337調(diào)查等方面積累了豐富的實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn)，參與處理及協(xié)調(diào)分析了10余起美國337調(diào)查案，成功應(yīng)對數(shù)起打印耗材337調(diào)查案及美國海關(guān)順利通關(guān)，還參與處理了多起國際專利糾紛。2015年被國家知識產(chǎn)權(quán)局評為“全國知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)軍人才”，同時入選全國知識產(chǎn)權(quán)專家?guī)鞂＜摇?/p>
國產(chǎn)打印耗材行業(yè)發(fā)展40年以來，一路披荊斬棘，取得了長足的進(jìn)步。
回望來路，打印耗材行業(yè)經(jīng)歷了OEM全球密集維權(quán)，例如歐美法院訴訟、AMAZON線上維權(quán)及美國337調(diào)查等，尤其是美國337調(diào)查持續(xù)頻發(fā)，威力巨大。
截至2021年6月30日，打印耗材行業(yè)共17起美國337調(diào)查(具體清單，參見文末)，其中9起頒布了普遍排除令（General Exclusion Order - GEO）。今年3月，Canon提起的兩起337調(diào)查，可能美國國際貿(mào)易委員會（USITC）會再度頒布兩個普遍排除令，如是，打印耗材行業(yè)的普遍排除令可能將會達(dá)到11個。
國內(nèi)打印耗材企業(yè)，面對接連不斷的337調(diào)查，也從開始的懵懂怯生到現(xiàn)在的漸趨理性應(yīng)對，很多經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)值得總結(jié)和思考。下面我們列舉6件打印耗材行業(yè)典型337調(diào)查案，與大家一起概要回顧。
美國337調(diào)查
美國337調(diào)查是美國國際貿(mào)易委員會（USITC）針對進(jìn)口貿(mào)易中的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為以及其他不公平競爭行為開展調(diào)查，并采取制裁措施的準(zhǔn)司法程序。制裁措施有普遍排除令、有限排除令和禁止令等。普遍排除令和有限排除令由美國海關(guān)負(fù)責(zé)執(zhí)行。
普遍排除令，簡言之，“對事不對人”，無論企業(yè)是否被告或涉案，只要是涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品，不分進(jìn)口產(chǎn)品來源地，都將被拒之于美國市場之外，GEO某種意義上可以起到“清場”的作用。
有限排除令，禁止列名被訴企業(yè)的侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)入美國市場。
禁止令，禁止侵權(quán)企業(yè)從事與侵權(quán)行為有關(guān)的行為，包括禁止侵權(quán)產(chǎn)品在美國市場上的銷售、庫存、宣傳、廣告等。與排除令不同，禁止令不是交由美國海關(guān)執(zhí)行，而是由USITC自行實(shí)施。
01 337-TA-565愛普生墨盒案
565案是打印耗材行業(yè)遭遇的第一起美國337調(diào)查。
2006年2月17日，日本精工愛普生株式會社（以下簡稱Epson）提起337調(diào)查申請，指控24家公司（包括9家中國公司）向美國進(jìn)口和/或銷售的數(shù)百種噴墨墨盒產(chǎn)品，侵犯其在美國的11項(xiàng)發(fā)明專利權(quán)，并請求USITC頒布普遍排除令等。
565案專利主要涉及墨盒的海綿，密封圈及芯片等，例如7觸點(diǎn)芯片墨盒等，下圖1中涉案美國專利US6502917展示了芯片的排列機(jī)構(gòu)。
‘917專利附圖
被控侵權(quán)產(chǎn)品圖片
可能是產(chǎn)品與專利有沖突，或者是對于337調(diào)查規(guī)則不甚了解，本案中很多企業(yè)缺席或被裁定缺席，但也有涉案企業(yè)進(jìn)行了積極的抗辯，最終耗時近一年半，USITC于2007年10月19日發(fā)布普遍排除令、有限排除令以及禁止令。
涉案企業(yè)不服，上訴至美國聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC），CAFC維持了USITC的裁決。同時，我們注意到涉案企業(yè)也有進(jìn)行了海關(guān)請求程序（Customs Ruling）及USITC咨詢意見(USITC Advisory Opinion)等程序,歷時數(shù)年，耗資巨大。
此案的裁決，對于當(dāng)時正處在上升期的中國兼容墨盒行業(yè)造成了巨大打擊，排除令的頒布使得很多兼容廠商的噴墨產(chǎn)品出美受阻。
值得一提的是，天威集團(tuán)是噴墨耗材的奠基企業(yè)，早在2000年，天威就針對OEM噴墨相關(guān)的專利未雨綢繆，進(jìn)行了創(chuàng)新設(shè)計(jì)，推出了創(chuàng)新的86T墨盒， 并獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局與世界知識產(chǎn)權(quán)組織聯(lián)合頒發(fā)的第九屆中國專利金獎。
天威“86T”墨盒系列
天威“86T”中國專利金獎
02 337-TA-731佳能碳粉盒案
731案是日本Canon公司提起的第一起337調(diào)查，也是激光打印耗材相關(guān)的第一起337調(diào)查。1995年左右，Canon開始布局一種名為“扭曲齒輪”（Twisted gear）的驅(qū)動力傳遞部件，并在日本、美國、歐洲及中國等全球各地提出專利申請。
扭曲齒輪
具有扭曲齒輪的感光鼓
2010年6月28日， Canon提起337調(diào)查，指控20家企業(yè)（包括6家中國公司）在美進(jìn)口和/或銷售的碳粉盒產(chǎn)品侵犯其2件美國專利US5903803及US6128454，請求USITC頒布有限排除令。
本案中涉案企業(yè)開始進(jìn)行了積極應(yīng)訴，后續(xù)可能由于涉案專利無效困難，應(yīng)訴成本高昂等，最終所有被告于2011年4月與Canon簽署同意令，同意不在美國進(jìn)口或銷售涉案碳粉盒。2011年5月5日， 本案歷時不到一年，正式結(jié)束。
03 337-TA-829佳能碳粉盒案
繼Canon提起的第一起337調(diào)查—337-TA-731調(diào)查結(jié)束不到一年后，2012年1月23日，Canon再次提起337調(diào)查，指控包括4家中國公司在內(nèi)的34家公司在美進(jìn)口和/或銷售的碳粉盒侵犯其2件美國專利，這兩件專利與Canon在731案中主張的專利完全相同，但是比731案針對的被告范圍更廣,并請求USITC頒布普遍排除令等。
829案中，除了一個被告基于同意令結(jié)束調(diào)查外，其他被告均未應(yīng)訴，最終被裁定為缺席。歷時近一年半，2013年6月28日，USITC發(fā)布了普遍排除令和禁止令。
權(quán)利人在731案中，僅針對列明被告要求有限排除令，最后所有被告都以簽署同意令方式結(jié)案，這應(yīng)該是權(quán)利人的策略，先針對特定企業(yè)“試點(diǎn)”阻擊，后進(jìn)行全行業(yè)普遍排除令打擊。
與565案一樣，天威也未被列為731及829案的被告，得益于其早在2007年就針對OEM的扭曲齒輪專利進(jìn)行了創(chuàng)新設(shè)計(jì)，推出了Notwist gear創(chuàng)新設(shè)計(jì)，并獲得了美國專利授權(quán)US8275291。
天威“Notwist”美國專利授權(quán)
珠海特區(qū)報(bào)報(bào)道
04 337-TA-918佳能碳粉盒案
2007年左右，Canon在全球范圍內(nèi)開始布局其“萬向節(jié)”（Dongle gear）齒輪設(shè)計(jì)，并在全球范圍進(jìn)行相關(guān)專利的布局與申請。
2014年5月7日，Canon向USITC提起337調(diào)查申請，指控33家公司（包括11家中國公司）在美進(jìn)口和/或銷售的碳粉盒侵犯其9件美國專利，并請求USITC頒布普遍排除令。
“萬向節(jié)”齒輪結(jié)構(gòu)
CE505A碳粉盒
被訴的中國被告中僅1家公司缺席應(yīng)訴，其余中國被告均積極應(yīng)訴，最終基于同意令結(jié)束調(diào)查。歷時一年三個月，2015年8月31日，USITC發(fā)布普遍排除令和禁止令。
我們認(rèn)為“萬向節(jié)”齒輪是權(quán)利人考慮到“扭曲齒輪”產(chǎn)品的性能及專利的保護(hù)期限等而進(jìn)行的技術(shù)更新迭代，從技術(shù)創(chuàng)新到專利布局都不可不謂是一個經(jīng)典典范。
05 337-TA-1106佳能碳粉盒案
2013年左右，Canon對“萬向節(jié)”設(shè)計(jì)進(jìn)行升級創(chuàng)新，2016年到2017年，利用美國專利繼續(xù)申請（continuation application）制度，進(jìn)行了新的專利申請，擴(kuò)大了337-TA-918涉案專利的保護(hù)范圍，并在這批繼續(xù)申請專利獲得授權(quán)后約半年左右，2018年2月28日，提起新的337調(diào)查，指控49家公司（包括14家中國公司）在美進(jìn)口和/或銷售的碳粉盒侵犯其9件美國專利。USITC立案案號為337-1106。
“萬向節(jié)”續(xù)申請結(jié)構(gòu)
該案中被訴的主要被告天威、納思達(dá)等均進(jìn)行了積極應(yīng)訴。
2018年8月30號，USITC組織了馬克曼聽證（markman hearing），針對涉案權(quán)利要求保護(hù)范圍，雙方進(jìn)行了激烈的辯論。2019年2月28日， USITC行政法官作出了專利權(quán)利要求保護(hù)范圍的限制性解釋，即有利于被告的解釋。2019年3月13日，行政法官初裁，作出了天威、納思達(dá)等涉案產(chǎn)品不侵權(quán)的裁決；2019年5月20日，USITC終裁維持了行政法官作出的裁決，并終止調(diào)查。權(quán)利人于2019年5月31日向CAFC提起上訴，2020年4月20日，CAFC作出判決，維持USITC做出的不侵權(quán)裁決。
天威、納思達(dá)等兼容耗材生產(chǎn)商經(jīng)過不懈的努力，獲得本案全面勝利，這是兼容耗材行業(yè)與OEM知識產(chǎn)權(quán)糾紛數(shù)十年博弈中的一次重要勝利，某種意義上具有里程碑意義。
06 337-TA-1174兄弟碳粉盒案
1174案是日本兄弟公司（簡稱Brother）提起的第一起337調(diào)查。2019年8月19日，兄弟向USITC提起337調(diào)查申請，指控32家公司（包括8家中國公司）在美進(jìn)口和/或銷售的碳粉盒侵犯其5件美國專利。與之前的337調(diào)查不同的是，1174案被告大多數(shù)為Amazon銷售商或經(jīng)銷商，僅有一家生產(chǎn)商。
1174案專利涉及Brother的檢測齒輪、導(dǎo)電電極以及齒輪鏈。
檢測齒輪結(jié)構(gòu)
涉案產(chǎn)品
應(yīng)訴的企業(yè)共11家，在積極進(jìn)行抗辯的同時，部分被申訴的企業(yè)均先后推出了新的不侵權(quán)設(shè)計(jì)，并與權(quán)利人通過“Joint Stipulation”方式確認(rèn)創(chuàng)新設(shè)計(jì)將不被任何排除令所排除。
歷時一年三個月，2021年11月23日，USITC作出終裁，發(fā)布普遍排除令和禁止令。
從以上幾個典型337調(diào)查案，可以看出，337調(diào)查具有審結(jié)周期較短、應(yīng)訴成本高昂、懲罰措施嚴(yán)厲等特點(diǎn)。
四十年的行業(yè)發(fā)展歷程表明：不是投資在前面的創(chuàng)新，就是投資在后面的訴訟。在面對OEM的專利布局時，必須盡早技術(shù)創(chuàng)新，做好未雨綢繆；在面對海外知識產(chǎn)權(quán)訴訟時，應(yīng)當(dāng)專業(yè)理性，積極應(yīng)對。只有做到“打鐵還需自身硬”，持續(xù)不斷投入技術(shù)創(chuàng)新，尊重知識產(chǎn)權(quán)，運(yùn)用知識產(chǎn)權(quán)規(guī)則，才能在日益競爭激烈的市場中穩(wěn)扎穩(wěn)打，勇立潮頭。
近幾年OEM采取了337調(diào)查、法院訴訟、及線上維權(quán)等多種方式，組合維權(quán)，行業(yè)需要進(jìn)一步高度關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題。創(chuàng)新是可持續(xù)發(fā)展的根本，唯有持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新，企業(yè)才能良性發(fā)展，行業(yè)才能贏得美好未來。
彈指四十，回望過去，篳路藍(lán)縷；展望未來，風(fēng)華四十，創(chuàng)新遠(yuǎn)航。
附表：打印耗材行業(yè)相關(guān)337調(diào)查
信息來源：再生時代