打印耗材行業(yè)典型337調(diào)查案回顧及展望
本文摘自《國產(chǎn)耗材行業(yè)40周年紀(jì)念刊》
作者:段淑華 王銳 珠海智專專利商標(biāo)代理有限公司
段淑華女士自1991年從事知識產(chǎn)權(quán)工作至今,具有豐富的企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)工作經(jīng)驗(yàn),曾在中國揚(yáng)子集團(tuán)、中興通訊及天威集團(tuán)從事IP管理工作,對企業(yè)IP管理、出口產(chǎn)品專利風(fēng)險(xiǎn)評估、涉外知識產(chǎn)權(quán)糾紛預(yù)警等,尤其在如何應(yīng)對美國337調(diào)查等方面積累了豐富的實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn),參與處理及協(xié)調(diào)分析了10余起美國337調(diào)查案,成功應(yīng)對數(shù)起打印耗材337調(diào)查案及美國海關(guān)順利通關(guān),還參與處理了多起國際專利糾紛。2015年被國家知識產(chǎn)權(quán)局評為“全國知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)軍人才”,同時入選全國知識產(chǎn)權(quán)專家?guī)鞂<摇?/p>
國產(chǎn)打印耗材行業(yè)發(fā)展40年以來,一路披荊斬棘,取得了長足的進(jìn)步。
回望來路,打印耗材行業(yè)經(jīng)歷了OEM全球密集維權(quán),例如歐美法院訴訟、AMAZON線上維權(quán)及美國337調(diào)查等,尤其是美國337調(diào)查持續(xù)頻發(fā),威力巨大。
截至2021年6月30日,打印耗材行業(yè)共17起美國337調(diào)查(具體清單,參見文末),其中9起頒布了普遍排除令(General Exclusion Order - GEO)。今年3月,Canon提起的兩起337調(diào)查,可能美國國際貿(mào)易委員會(USITC)會再度頒布兩個普遍排除令,如是,打印耗材行業(yè)的普遍排除令可能將會達(dá)到11個。
國內(nèi)打印耗材企業(yè),面對接連不斷的337調(diào)查,也從開始的懵懂怯生到現(xiàn)在的漸趨理性應(yīng)對,很多經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)值得總結(jié)和思考。下面我們列舉6件打印耗材行業(yè)典型337調(diào)查案,與大家一起概要回顧。
美國337調(diào)查
美國337調(diào)查是美國國際貿(mào)易委員會(USITC)針對進(jìn)口貿(mào)易中的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為以及其他不公平競爭行為開展調(diào)查,并采取制裁措施的準(zhǔn)司法程序。制裁措施有普遍排除令、有限排除令和禁止令等。普遍排除令和有限排除令由美國海關(guān)負(fù)責(zé)執(zhí)行。
普遍排除令,簡言之,“對事不對人”,無論企業(yè)是否被告或涉案,只要是涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品,不分進(jìn)口產(chǎn)品來源地,都將被拒之于美國市場之外,GEO某種意義上可以起到“清場”的作用。
有限排除令,禁止列名被訴企業(yè)的侵權(quán)產(chǎn)品進(jìn)入美國市場。
禁止令,禁止侵權(quán)企業(yè)從事與侵權(quán)行為有關(guān)的行為,包括禁止侵權(quán)產(chǎn)品在美國市場上的銷售、庫存、宣傳、廣告等。與排除令不同,禁止令不是交由美國海關(guān)執(zhí)行,而是由USITC自行實(shí)施。
01 337-TA-565愛普生墨盒案
565案是打印耗材行業(yè)遭遇的第一起美國337調(diào)查。
2006年2月17日,日本精工愛普生株式會社(以下簡稱Epson)提起337調(diào)查申請,指控24家公司(包括9家中國公司)向美國進(jìn)口和/或銷售的數(shù)百種噴墨墨盒產(chǎn)品,侵犯其在美國的11項(xiàng)發(fā)明專利權(quán),并請求USITC頒布普遍排除令等。
565案專利主要涉及墨盒的海綿,密封圈及芯片等,例如7觸點(diǎn)芯片墨盒等,下圖1中涉案美國專利US6502917展示了芯片的排列機(jī)構(gòu)。
‘917專利附圖
被控侵權(quán)產(chǎn)品圖片
可能是產(chǎn)品與專利有沖突,或者是對于337調(diào)查規(guī)則不甚了解,本案中很多企業(yè)缺席或被裁定缺席,但也有涉案企業(yè)進(jìn)行了積極的抗辯,最終耗時近一年半,USITC于2007年10月19日發(fā)布普遍排除令、有限排除令以及禁止令。
涉案企業(yè)不服,上訴至美國聯(lián)邦巡回上訴法院(CAFC),CAFC維持了USITC的裁決。同時,我們注意到涉案企業(yè)也有進(jìn)行了海關(guān)請求程序(Customs Ruling)及USITC咨詢意見(USITC Advisory Opinion)等程序,歷時數(shù)年,耗資巨大。
此案的裁決,對于當(dāng)時正處在上升期的中國兼容墨盒行業(yè)造成了巨大打擊,排除令的頒布使得很多兼容廠商的噴墨產(chǎn)品出美受阻。
值得一提的是,天威集團(tuán)是噴墨耗材的奠基企業(yè),早在2000年,天威就針對OEM噴墨相關(guān)的專利未雨綢繆,進(jìn)行了創(chuàng)新設(shè)計(jì),推出了創(chuàng)新的86T墨盒, 并獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局與世界知識產(chǎn)權(quán)組織聯(lián)合頒發(fā)的第九屆中國專利金獎。
天威“86T”墨盒系列
天威“86T”中國專利金獎
02 337-TA-731佳能碳粉盒案
731案是日本Canon公司提起的第一起337調(diào)查,也是激光打印耗材相關(guān)的第一起337調(diào)查。1995年左右,Canon開始布局一種名為“扭曲齒輪”(Twisted gear)的驅(qū)動力傳遞部件,并在日本、美國、歐洲及中國等全球各地提出專利申請。
扭曲齒輪
具有扭曲齒輪的感光鼓
2010年6月28日, Canon提起337調(diào)查,指控20家企業(yè)(包括6家中國公司)在美進(jìn)口和/或銷售的碳粉盒產(chǎn)品侵犯其2件美國專利US5903803及US6128454,請求USITC頒布有限排除令。
本案中涉案企業(yè)開始進(jìn)行了積極應(yīng)訴,后續(xù)可能由于涉案專利無效困難,應(yīng)訴成本高昂等,最終所有被告于2011年4月與Canon簽署同意令,同意不在美國進(jìn)口或銷售涉案碳粉盒。2011年5月5日, 本案歷時不到一年,正式結(jié)束。
03 337-TA-829佳能碳粉盒案
繼Canon提起的第一起337調(diào)查—337-TA-731調(diào)查結(jié)束不到一年后,2012年1月23日,Canon再次提起337調(diào)查,指控包括4家中國公司在內(nèi)的34家公司在美進(jìn)口和/或銷售的碳粉盒侵犯其2件美國專利,這兩件專利與Canon在731案中主張的專利完全相同,但是比731案針對的被告范圍更廣,并請求USITC頒布普遍排除令等。
829案中,除了一個被告基于同意令結(jié)束調(diào)查外,其他被告均未應(yīng)訴,最終被裁定為缺席。歷時近一年半,2013年6月28日,USITC發(fā)布了普遍排除令和禁止令。
權(quán)利人在731案中,僅針對列明被告要求有限排除令,最后所有被告都以簽署同意令方式結(jié)案,這應(yīng)該是權(quán)利人的策略,先針對特定企業(yè)“試點(diǎn)”阻擊,后進(jìn)行全行業(yè)普遍排除令打擊。
與565案一樣,天威也未被列為731及829案的被告,得益于其早在2007年就針對OEM的扭曲齒輪專利進(jìn)行了創(chuàng)新設(shè)計(jì),推出了Notwist gear創(chuàng)新設(shè)計(jì),并獲得了美國專利授權(quán)US8275291。
天威“Notwist”美國專利授權(quán)
珠海特區(qū)報(bào)報(bào)道
04 337-TA-918佳能碳粉盒案
2007年左右,Canon在全球范圍內(nèi)開始布局其“萬向節(jié)”(Dongle gear)齒輪設(shè)計(jì),并在全球范圍進(jìn)行相關(guān)專利的布局與申請。
2014年5月7日,Canon向USITC提起337調(diào)查申請,指控33家公司(包括11家中國公司)在美進(jìn)口和/或銷售的碳粉盒侵犯其9件美國專利,并請求USITC頒布普遍排除令。
“萬向節(jié)”齒輪結(jié)構(gòu)
CE505A碳粉盒
被訴的中國被告中僅1家公司缺席應(yīng)訴,其余中國被告均積極應(yīng)訴,最終基于同意令結(jié)束調(diào)查。歷時一年三個月,2015年8月31日,USITC發(fā)布普遍排除令和禁止令。
我們認(rèn)為“萬向節(jié)”齒輪是權(quán)利人考慮到“扭曲齒輪”產(chǎn)品的性能及專利的保護(hù)期限等而進(jìn)行的技術(shù)更新迭代,從技術(shù)創(chuàng)新到專利布局都不可不謂是一個經(jīng)典典范。
05 337-TA-1106佳能碳粉盒案
2013年左右,Canon對“萬向節(jié)”設(shè)計(jì)進(jìn)行升級創(chuàng)新,2016年到2017年,利用美國專利繼續(xù)申請(continuation application)制度,進(jìn)行了新的專利申請,擴(kuò)大了337-TA-918涉案專利的保護(hù)范圍,并在這批繼續(xù)申請專利獲得授權(quán)后約半年左右,2018年2月28日,提起新的337調(diào)查,指控49家公司(包括14家中國公司)在美進(jìn)口和/或銷售的碳粉盒侵犯其9件美國專利。USITC立案案號為337-1106。
“萬向節(jié)”續(xù)申請結(jié)構(gòu)
該案中被訴的主要被告天威、納思達(dá)等均進(jìn)行了積極應(yīng)訴。
2018年8月30號,USITC組織了馬克曼聽證(markman hearing),針對涉案權(quán)利要求保護(hù)范圍,雙方進(jìn)行了激烈的辯論。2019年2月28日, USITC行政法官作出了專利權(quán)利要求保護(hù)范圍的限制性解釋,即有利于被告的解釋。2019年3月13日,行政法官初裁,作出了天威、納思達(dá)等涉案產(chǎn)品不侵權(quán)的裁決;2019年5月20日,USITC終裁維持了行政法官作出的裁決,并終止調(diào)查。權(quán)利人于2019年5月31日向CAFC提起上訴,2020年4月20日,CAFC作出判決,維持USITC做出的不侵權(quán)裁決。
天威、納思達(dá)等兼容耗材生產(chǎn)商經(jīng)過不懈的努力,獲得本案全面勝利,這是兼容耗材行業(yè)與OEM知識產(chǎn)權(quán)糾紛數(shù)十年博弈中的一次重要勝利,某種意義上具有里程碑意義。
06 337-TA-1174兄弟碳粉盒案
1174案是日本兄弟公司(簡稱Brother)提起的第一起337調(diào)查。2019年8月19日,兄弟向USITC提起337調(diào)查申請,指控32家公司(包括8家中國公司)在美進(jìn)口和/或銷售的碳粉盒侵犯其5件美國專利。與之前的337調(diào)查不同的是,1174案被告大多數(shù)為Amazon銷售商或經(jīng)銷商,僅有一家生產(chǎn)商。
1174案專利涉及Brother的檢測齒輪、導(dǎo)電電極以及齒輪鏈。
檢測齒輪結(jié)構(gòu)
涉案產(chǎn)品
應(yīng)訴的企業(yè)共11家,在積極進(jìn)行抗辯的同時,部分被申訴的企業(yè)均先后推出了新的不侵權(quán)設(shè)計(jì),并與權(quán)利人通過“Joint Stipulation”方式確認(rèn)創(chuàng)新設(shè)計(jì)將不被任何排除令所排除。
歷時一年三個月,2021年11月23日,USITC作出終裁,發(fā)布普遍排除令和禁止令。
從以上幾個典型337調(diào)查案,可以看出,337調(diào)查具有審結(jié)周期較短、應(yīng)訴成本高昂、懲罰措施嚴(yán)厲等特點(diǎn)。
四十年的行業(yè)發(fā)展歷程表明:不是投資在前面的創(chuàng)新,就是投資在后面的訴訟。在面對OEM的專利布局時,必須盡早技術(shù)創(chuàng)新,做好未雨綢繆;在面對海外知識產(chǎn)權(quán)訴訟時,應(yīng)當(dāng)專業(yè)理性,積極應(yīng)對。只有做到“打鐵還需自身硬”,持續(xù)不斷投入技術(shù)創(chuàng)新,尊重知識產(chǎn)權(quán),運(yùn)用知識產(chǎn)權(quán)規(guī)則,才能在日益競爭激烈的市場中穩(wěn)扎穩(wěn)打,勇立潮頭。
近幾年OEM采取了337調(diào)查、法院訴訟、及線上維權(quán)等多種方式,組合維權(quán),行業(yè)需要進(jìn)一步高度關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題。創(chuàng)新是可持續(xù)發(fā)展的根本,唯有持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新,企業(yè)才能良性發(fā)展,行業(yè)才能贏得美好未來。
彈指四十,回望過去,篳路藍(lán)縷;展望未來,風(fēng)華四十,創(chuàng)新遠(yuǎn)航。
附表:打印耗材行業(yè)相關(guān)337調(diào)查
信息來源:再生時代